Por Franklin Gomes
A patente é o título de propriedade concedido pelo Estado a uma pessoa física ou jurídica, que comprove a invenção de um produto ou de um modelo de utilidade que atenda os requisitos legais. Nem toda invenção pode ser patenteada, ou seja, ainda que possa ser considerada uma invenção, é necessário obedecer às regras previstas na LPI – Lei de Propriedade Industrial.
O volume de patentes concedidas é, muitas vezes, considerado um parâmetro ou termômetro do grau de desenvolvimento de uma empresa ou de um país, ou seja, o quanto se consegue inovar nas mais variadas áreas do conhecimento.
No Brasil, em 2019 foram praticamente 30 mil novos pedidos de patentes, conforme dados divulgados pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O número representa um pequeno aumento quando comparado com o ano de 2018.
Nos dois primeiros meses de 2020 o total de pedidos foi de 4.054, mesmo diante da pandemia causada pelo coronavírus, o que indica que proteger o capital intelectual é uma prioridade, especialmente em momentos de crise, já que essa capital é muitas vezes o maior alicerce de empresas e empreendedores.
O processo para obter uma patente é complexo e abrangente, já que é preciso constatar se a invenção atende aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial . E, entre outras pesquisas, são analisados os bancos de dados internacionais e nacionais para comprovar se a sua invenção é, de fato, nova — e isso em termos globais.
No entanto, hoje, vamos falar não da proteção, mas de uma hipótese de perda do direito de propriedade. É a chamada “quebra de patente”.
Continue lendo o post para entender um pouco mais sobre o que é a quebra de patente, em quais casos é possível a exploração do produto patenteado e qual o procedimento a ser seguido para que isso seja possível.
O que é quebra de patente?
A quebra de patente, que legalmente tem o nome de licença compulsória, como o próprio nome sugere, é a concessão, pelo Estado, de uma espécie de autorização para que outra pessoa, que não o seu titular, explore o objeto patenteado livremente, dispensando-se o consentimento do seu dominante.
Trocando em miúdos, o dono da patente perde, temporariamente, a exclusividade da propriedade de seu produto. A licença compulsória, portanto, será sempre concedida sem caráter de exclusividade e por prazo determinado .
A Lei de Propriedade Industrial traz as regras que disciplinam as hipóteses em que pode ocorrer a licença compulsória, que é uma exceção ao livre direito de exploração exclusiva de uma patente por seu legítimo titular. Essa exceção se justifica pelo desrespeito, por parte do titular da patente, ao princípio da função social da propriedade, uma vez que não houve o desenvolvimento ou a exploração devida de um produto patenteado, privando a sociedade do acesso a esse bem.
É por essa razão que a quebra de patente só poderá ter lugar em casos graves, assim considerados:
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se o titular exercer os direitos da patente de forma abusiva;
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se, por meio da patente, o titular praticar abuso de poder econômico;
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quando deixar de explorar o objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado;
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se a comercialização não satisfizer às necessidades do mercado;
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nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade.
Há ainda hipótese de concessão de licença compulsória para situações de dependência de uma patente em relação a outra, que exige requisitos específicos e cumulativos, como o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior e o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.
Apesar de poder ocorrer em qualquer tipo de indústria, a licença compulsória é sempre atrelada ou lembrada por sua incidência no âmbito da indústria farmacêutica, como aquela que ocorreu no Brasil, em 2007, com o medicamento Efavirenz, que é considerado o principal para o tratamento do vírus HIV.
Na época da concessão da licença, a justificativa foi a possibilidade de garantir o acesso universal ao medicamento, com a redução do seu custo, uma vez que ele era essencial para a garantia da qualidade de vida dos portadores do vírus .
Vale destacar que a medida atingiu os objetivos iniciais, tendo a licença sido prorrogada pelo governo brasileiro no ano de 2012, com caráter não comercial, não exclusivo e temporário.
Como conseguir a licença compulsória?
Para ter a licença compulsória, no entanto, é preciso passar por um processo perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e comprovar o preenchimento dos requisitos legais. Veja o passo a passo!
Apresentação do pedido de concessão de licença compulsória
Existindo o interesse na fabricação de um produto já patenteado, o primeiro passo é verificar se o dono da patente está ou não fabricando o produto. Se estiver, é preciso conferir se ele está fazendo com a observância de todas as exigências legais e sem abuso de direito.
Caso reste constatado que o titular não está explorando a própria patente ou que está fazendo de forma irregular e não satisfatória, é possível requerer a licença compulsória para a utilização. No entanto, há algumas peculiaridades a serem verificadas de acordo com o fundamento do pedido de concessão de licença compulsória. Vejamos:
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pedido de licença compulsória sob alegação de exercício abusivo dos direitos decorrentes da patente ou de prática de abuso do poder econômico por meio dela;
De acordo com o artigo 68, caput, da Lei de Propriedade Industrial, esses abusos devem ser comprovados nos termos da lei, por decisão judicial ou administrativa . Isso significa que o abuso deve ser previamente reconhecido pelo órgão administrativo competente, que, no caso, é o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) ou por meio de sentença em processo judicial.
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pedido de licença compulsória sob alegação de não exploração do objeto da patente ou fabricação incompleta ou falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, ou comercialização que não atenda às necessidades do mercado.
A concessão de licença compulsória baseada em algum desses fundamentos somente pode ser requerida após o decurso de três anos da concessão da patente. Isso porque a Lei entende que esse período é razoável, mas necessário, para que o titular da patente possa desenvolver sua invenção ou modelo de utilidade e colocá-lo no mercado.
Decorridos os três anos, a não exploração da patente pode ser entendida como um mau uso do exercício da propriedade, o que justificaria a licença compulsória.
Dessa forma, se o requerente de licença invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico, deverá juntar documentação que o comprove . Já na hipótese de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.
Além de observadas essas peculiaridades e exigências legais, é necessário que o requerente comprove a existência de três requisitos cumulativos: legítimo interesse; capacidade técnica de exploração e capacidade econômica para a exploração, a distribuição e a comercialização.
Reunida a documentação comprobatória, o pedido deve ser apresentado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, e é imprescindível que contenha informações acerca das condições que o interessado pretende oferecer ao dono da patente, destacando-se, sobretudo, o valor da remuneração em razão da utilização.
O pedido de licença compulsória, portanto, deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente. A título de esclarecimento, as remunerações dos titulares costumam ser um percentual sobre o lucro líquido das vendas ou um valor fixo por unidade comercializada.
Além da documentação comprobatória e da apresentação das condições relacionadas com a exploração da patente, o requerente deve indicar o número e o título do pedido ou da patente .
Recebimento do pedido de concessão pelo INPI e intimação do titular da patente
Uma vez apresentado o pedido de licença compulsória, o INPI verificará o cumprimento dos requisitos e poderá, inclusive, fazer exigências.
Caso a documentação comprobatória, bem como as condições apresentadas ao titular da patente, estejam em conformidade, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias. Se não apresentar defesa nesse período, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.
Por outro lado, em sede de Contestação, o titular da patente pode comprovar que, à data da apresentação do requerimento de concessão de licença compulsória, o desuso se dava por razões legítimas, a falta de fabricação ou de comercialização se justificava por obstáculo de ordem legal ou, ainda, pela realização de efetivos e sérios preparativos para a exploração da invenção ou modelo de utilidade.
Além disso, o titular pode contestar o valor proposto para a remuneração da exploração da patente, na eventualidade de o pedido ser deferido.
Análise do pedido e da contestação pelo INPI
Havendo contestação, o INPI poderá realizar as diligências necessárias, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, a fim de arbitrar a remuneração que será paga ao titular. Isso se constatados os requisitos para a concessão da licença. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração .
No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.
Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e sobre as condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias, podendo os interessados recorrerem da decisão. O recurso contra decisão que concede a licença, no entanto, não terá efeito suspensivo, ou seja, a exploração poderá ser iniciada imediatamente.
O que é o pedido de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público?
O pedido de licença compulsória nos casos de emergência nacional — caso de iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional — ou de interesse público, desde que o titular não esteja atendendo às necessidades do mercado, pode ser concedido de ofício pelo Poder Executivo, em razão do próprio caráter de urgência.
Além disso, nos termos do Decreto nº 3.201/99 (que regulamenta o art . 71, da Lei nº 9.279/96), a concessão da licença compulsória no caso de interesse público — assim entendidos os fatos relacionados à defesa do meio ambiente, à nutrição, à saúde pública e os necessários ao desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico do país — somente é admitida para uso público não comercial.
Há ainda que se acrescentar que, para a concessão da quebra de patente por esses termos, é necessário que se reste constatada a impossibilidade de o titular da patente ou o seu licenciado atenderem à demanda nessas situações.
Reconhecida essa impossibilidade, deve ser determinado o prazo de vigência e a possibilidade de revogação, assim como as condições oferecidas pela União. Todavia, a exploração da patente mediante licença compulsória pode ser iniciada mesmo que ainda não tenha havido o acordo sobre essas condições.
Qual o prazo de validade da licença compulsória?
O licenciado, compulsoriamente, deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo, salvo razões legítimas . Decorrido esse prazo sem que o licenciado tenha dado início à exploração, o titular pode requerer a cassação da licença.
Um ponto relevante sobre a licença compulsória é que ela não gera a perda de direitos do titular da patente, mas uma suspensão temporária do seu exercício. Exatamente por isso, ela só pode ser concedida após a definição de um prazo de validade e da possibilidade ou não de prorrogação.
O prazo máximo de validade da licença compulsória será o prazo de vigência da patente licenciada em questão. Há que se analisar, portanto, o prazo de vigência no respectivo caso para definir o da licença compulsória. Até mesmo porque, ultrapassado tal período, a invenção ou o modelo de utilidade se tornam de domínio público e podem ser livremente explorados.
No caso de medicamentos, é comum que a validade seja de 10 anos. Considerando que, em regra, os laboratórios demoram um período aproximado de 4 anos para lançar o produto, eles terão o prazo médio de 6 anos para comercializar e tentar recuperar os investimentos realizados no processo.
Decorrido o prazo de validade para a exploração da patente por licença compulsória, o licenciado deve interromper a produção e a comercialização do produto, sob pena de configuração de uso indevido da patente . Uma vez configurado o uso indevido, o titular da patente pode requerer, por meio de ação judicial com pedido liminar, que se determine ao licenciado a interrupção do uso, da produção e da venda do produto patenteado, bem como o pagamento de indenização por danos materiais pela exploração indevida nesse período.
A exploração da patente além do prazo de vigência da licença pode configurar, também, crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade, nos termos dos artigos 183 e 184 da Lei de Propriedade Industrial, seja pela fabricação, seja pela comercialização além do prazo.
Como você pode perceber, conseguir a quebra de patente é possível. Contudo, a medida não é tão simples e deve observar os requisitos legais e o devido processo legal perante o INPI, uma vez que a propriedade intelectual tem alto valor na legislação brasileira e a sua proteção é a regra. Em casos como esse, é interessante contar com a assessoria de um profissional especializado para garantir que dê certo.